应诉337条款调查案,重要的第一步是选择可靠、得力的律师,他们应该对ITC独特的规则、诉讼程序以及快速度的进程非常熟悉
在上一篇文章中,我们提到,随着越来越多的中国企业出口产品到美国,这些企业面临着令人困惑、昂贵、极具杀伤力的美国诉讼。
生产出口美国的产品(或这些产品的零部件),或将此类产品出口到美国的企业,如被认定违反337 条款,其产品就会被美国海关扣押,并在几个月之内被驱逐出美国市场。
这一法规由设在华盛顿特区的美国国际贸易委员会(ITC)负责执行。在337 条款调查案中,专利所有人,即“起诉方”,请求ITC 指示美国海关在所有美国口岸扣押侵权产品。如果确系违法,ITC 将发布排除令禁止被诉企业的产品入境(有限排除令);或在特定情况下,禁止全球生产某一类可能侵权产品的所有生产商的该类产品入境(全面排除令)。
过去,很多中国企业对337 调查案采取不应诉的被动方式来对待,被缺席判为产品侵权,由此失去美国市场。
近年来,很多中国企业聘用律师抗辩,开始积极参与到此类调查案中来。一些中国企业在ITC 陆续胜诉,得以继续在美国市场销售它们的产品。
如果企业决定应诉337 条款调查案,保护企业在美国的市场,重要的第一步是选择可靠、得力的律师。好律师应该对ITC 独特的规则、诉讼程序以及快速度的进程非常熟悉。
选择律师在任何复杂的诉讼中都很困难,在ITC 诉讼中尤其如此。根据市场行情,选择报价最低的律师是一种极强的诱惑。虽然价格是一个关键要素,却不应该是中国企业的惟一或者最重要的考虑因素。企业选择负责ITC337 条款调查案抗辩的律师,应仔细考虑如下五个方面的情况。
实战经验
虽然337 条款调查在某种程度上与美国其他诉讼相似,但在很多重要方面也有很大的不同。
与其他复杂诉讼相比,ITC 调查速度通常快很多。
联邦法院专利诉讼案通常比在中国国内的诉讼复杂,时间也更长,一般在开始后三年才开庭,而ITC 可在调查开始后六个月之内开庭。
但ITC337 条款调查案所面临的法律问题,进行的披露及需要的材料,并不比联邦法院专利诉讼案少或简单,在六个月之内完成,常常让对ITC337 条款调查案不熟悉的企业及其代理律师措手不及。
此外,337 条款调查案的规则程序与其他法庭明显不同。ITC 现有六位行政法官(ALJ),每一个行政法官遵循自己的基本准则(GroundRules)进行调查。每一位优秀的ITC 出庭律师,都知道对这些基本准则仔细地研究并严格地遵守。
因此,企业应首先询问律师是否有过做337条款调查案的实战经验,以及是否代表过本企业调查案所指定的那位行政法官审理过其他案件,并请该律师提供一份所代表过的ITC 案件的清单。
企业还应判断该律师在每一337 案件中的参与程度。一些律师可能在简历上声称自己做过337 调查案,但实际上只参与过一些不重要的边缘性的工作,没有负过责任,没有参与过庭审,也没有在庭审中进行过有效的辩论。
企业可以审查相关调查案件的文件,以更好地了解该律师在这些案件中扮演的具体角色。
ITC 公开文件可在HTTPS://EDIS.USITC.GOV 上查阅(机密文件名称列表在ITC 网站公布,但文件本身不向公众公开)。
最后,企业应该请该律师解释案件的大致时间表,以及在调查案中的重要事件会在何时发生,而且是如何发生的。
下面这个例子可说明聘用这样的律师的必要性。本文作者之一曾访问过一家刚刚在ITC 被告的中国企业。他们决定聘用一位美国专利律师出庭抗辩,因为此人是所有候选的美国律师中报价最低的一位。几个月后,ITC 行政法官发出几项对该企业极其不利的命令,他认为该企业在披露过程中多次违反规定,并判定该企业的多项辩护无效。该企业才意识到,此律师显然不熟悉ITC 的工作。该企业后来在ITC 败诉,并因违反ITC 的排除令而承担了高于2000 万美元的巨额罚款。
如果在选择律师时做更好的调查,选择合适的律师,企业应该是可以不受或者少受损失的。
与美国海关工作的经验
ITC 认定被诉方产品侵权后,将指示美国海关在美国各口岸没收侵权产品。海关官员即使懂专利法,也不懂各个产业不同的产品。被诉方律师可以向海关官员解释ITC 排除令应该覆盖哪些产品。因此,律师与美国海关的交涉十分关键。
当企业面试律师时,必须请他们描述执行ITC 排除令时与美国海关交涉的经验。只有非常熟悉美国海关在华盛顿特区国际贸易办公室的工作程序,才能有效代表公司,这是企业聘用的律师至关重要的一点。
例如,代表律师必须能解释涉案的相关技术、专利的权利要求、企业产品以及ITC 排除令是否应该覆盖其产品。具备这样处理海关事务的经验的律师并不多,企业可因此缩小选择范围。
本文作者之一最近遇到一家在ITC 败诉的企业,禁止该企业产品进入美国的排除令已经发布。当我们询问公司有关下一步与美国海关交涉的计划时,该公司说律师声称在海关那里没有任何事情可做:案子结束了,公司败诉了。
这是错误的。正确的做法应该是与海关联系,尝试与海关官员见面,并向他们解释ITC 排除令的范围。如果排除令并不覆盖企业所有产品,企业的代理律师有责任确保海关了解哪些产品不包括在ITC 排除令应有的范围之内。律师必须熟悉美国海关的工作程序,以确定海关在执行排除令时只扣押排除令范围之内的产品。
诉讼团队的经验
没有好的士兵,再好的将军也不能打胜仗。
ITC337 调查案工作量很大,不是一两个律师可以完成的。一般情况下,需要一个很好的团队,在前面所述的得力的、有经验的律师率领下工作。
企业应该对负责律师的团队有一定了解。
团队中最好有具有不同程度的法律经验的律师。一般的企业总是认为,所有的律师都是越有经验越好。这不一定是对的。复杂的工作当然应该由成熟的律师来做。但是,任何诉讼,包括ITC337 调查案,都有很多繁琐、重复的工作。
这些工作由年轻一点、便宜一点的律师来做更经济、有效。企业省费用,也可以让成熟的律师关注更重要的、策略上的东西。
团队中最好有一些律师在相关技术领域有相当的经验,可以降低诉讼成本。这些技术领域的经验可能从学校教育中来,从工作中来,也可能从参与类似的案子中来。与涉案的专利和产品有关的经验,同样可以节约费用。
有一些起诉方曾用同样或有关的专利,在美国联邦法院或ITC 告过别的企业,有一些律师已经和这些起诉方对抗过了。熟悉相关技术、专利和产品的律师,不需要大量时间学习企业的技术、涉案的专利和产品,可在案件早期掌握进程,从而降低成本。
若有律师能听说读写中文,也会有帮助。有中文能力的律师,可以节约披露过程的费用,他们可以和企业的技术、财政等人员进行有效的交流,并可以快速阅读企业的书面材料,减少在翻译过程中的错误、时间和费用。
应诉费用预算
即使在近年的世界经济危机出现之前,费用也是面临ITC 调查案的企业经常提出的问题。
现在,这一问题更为重要。
候选律师应估算大致费用并准备详尽的书面方案,这样企业可以对侵权指控的抗辩成本做到心中有数。实际开支与预算出现偏离时,律师应该马上向企业说明。虽然诉讼有很大的不确定性,律师仍然应该提供一个大致的时间表,用以解释诉讼的各个阶段以及相应的费用。
企业还需要一份聘用函或合同,明确企业与律师之间关系的范围和委托的具体事项、聘用的具体条件,包括价格和付款方式。如果企业对该聘用函或合同存有疑问,最好在签字之前明确提出。
几年前,一家中国公司曾与本文作者之一联系。该企业聘用了一家美国律师事务所处理ITC诉讼。美国律师口头估算费用大致是每月3 万美元,另加上一小笔专家费和行政费用。前三个月内,费用在每月3 万-4 万美元。可是在第四个月,律师费涨到了35 万美元,另加上5 万美元的专家费用。
这个企业没有任何美国诉讼经验,原以为抗辩的花费要少得多。他们感觉自己掉进了陷阱。
如果最开始就有书面的预算,该企业就能在花这么多钱之前,决定最佳的策略是什么。
建立沟通机制
不论在中国还是美国,评估一个律师的关键都是直接与律师本人交谈。通过这样的会面,企业不但可以提出具体问题,还可以借此评估律师的能力、判断力和学识。
企业应借此机会,确定该律师是否了解公司业务、明白企业抗辩的目标。企业还能了解不同的抗辩策略有不同的花费,这样在选择律师推荐的策略时可作出明智的决定。
此外,企业应利用这个机会,建立一个长期的沟通机制。公司应指定一名公司高级员工与律师直接联系。如有需要,应指派一个员工团队担任此工作。该员工或团队最好经常性地——比如,每周或者每两周——与律师进行电话会议,讨论案件的进展状态,请律师解答问题,并了解律师对企业方面有什么需要等。
该员工或团队的负责人应该对公司业务和抗辩目标有深入的了解,并有相当的职位和决定权。
这样,在337 这样迅速发展的诉讼中,可以及时与企业内部各方进行联系,能让同事们有效而快速地合作,及时向律师提供所需信息或材料,并能在关键时刻快速作出策略性的决定。
遵循以上步骤,可以帮助企业选择得力的律师,使公司处于有利抗辩成功的最佳形势,争取胜诉而得以继续在美国市场销售其产品。■
艾德楷是奥睿国际律师事务所合伙人,王翔是奥睿国际律师事务所北京办事处管理合伙人,卡萨边是奥睿国际律师事务所旧金山办事处律师,刘铮是奥睿国际律师事务所硅谷办事处律师
